L’enregistrement d’une marque ne confère pas pour autant un droit absolu à son titulaire, même dans le périmètre de la spécialité déposée ou en présence d’une marque renommée. C'est ce qui vient de rappeler le tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant les sociétés de paris sportifs Unibet et Expekt à la Fédération Française de Tennis.

Cette solution n'est pas nouvelle, la jurisprudence est posée depuis 2005 par le Cour de Justices des Communautés Européenne dans son arrêt Gillette et précisée dans son arrêt BMW.
 
Ainsi, le droit des marques permet à des tiers l’utilisation de la marque d’autrui dès lors qu’il s’agit de la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, à la condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion. Cela permet d’éviter des situations de concurrence faussée dans lesquelles les titulaires de droits de marques s’arrogeraient des monopôles tels que ceux de la fourniture de pièces détachées ou de services connexes.

Sont donc particulièrement concernées les activités des fournisseurs d’accessoires automobiles, de pièces détachées ou de produits « compatibles ». Il en va de même pour les éditeurs de logiciels destinés à être utilisé sur tel ou tel système d’exploitation ou à interropérer avec un progiciel.

Pour la première fois, cette jurisprudence est appliquée au monde sportif.

Dans le jugement du 30 mai 2008, le tribunal considère que la société Unibet et Expekt étaient en droit d'utiliser la marque Roland Garros pour commercialiser ses activités de paris sportifs en ligne.

Cependant, il faut que la référence soit « nécessaire ».

La Cour de Justice des Communautés Européennes a posé une interprétation de la condition de nécessité à l’occasion de son arrêt Gillette en date du 17 mars 2005 qui sert à ce jour de référence mais qui reste ambiguë. Il doit s’agir du « seul moyen pour fournir au public une information compréhensible et complète sur cette destination, afin de préserver le système de concurrence non faussé sur le marché du produit, la juridiction devant, dans cette appréciation, tenir compte de la nature du public concerné ».

Le tribunal a admis la nécessité pour l'organisateur de paris d'utiliser la marque Roland Garros pour désigner le célèbre tournoi de tennis. En effet, comment faire autrement que d'utiliser le nom du tournoi pour informer les parieurs potentiels sur la possibilité de miser sur les matches du tournoi.

Cependant, si l'usage de la marque a été admis, la question de l'usage du logo du tournoi n'a pas été tranchée.

En effet, le logo, marque semi-figurative est il nécessaire pour informer les parieurs? Il nous semble que la question mérite d'être posée dans la mesure où en d'autres matières, elle n'a pas été tranchée.

Deux positions s’affrontent :

- la première, que nous nommerons minimaliste, consiste à n’accepter l’usage d’une marque que lorsque cet usage est l’ultime recours pour faire connaître au public la destination du bien ou du service. Il faudrait, en quelque sorte, que la pérennité même du service ou du produit proposé à l’utilisateur soit en jeu pour que le recours à la marque soit licite.

- Dans une vision maximaliste, l’on s’attachera à la nécessité d’informer le plus grand nombre de la destination du service proposé. Or, l’information du plus grand nombre passe parfois par l’utilisation de la marque y compris le logo qui y est adjoint. Cette vision aurait le mérite de favoriser la vitalité de la concurrence tout en préservant les investissements du titulaire de la marque et ceux du public. En effet, la tentation est grande pour le titulaire de la marque de réserver à son seul réseau la fourniture de services ou produits accessoires en interdisant à tout autre l’usage de la marque semi-figurative. Or, plus une marque est connue sous sa forme semi-figurative, plus son usage s’impose sur sa version verbale.

Cependant, l’usage d’une marque semi-figurative souffre des limites que sont le risque de confusion sur l’origine du produit ou du service et la loyauté dans les relations de concurrence.
 
La jurisprudence est incertaine : d’une part, la cour d’appel de Versailles à considéré licite l’usage de marques à titre de mots-clés achetés aux moteurs de recherche afin d’être plus visible sur le net. La Cour de cassation semble également venir au soutien de cette analyse par sa récente décision dans une affaire  qui opposait Renault à un fabricant d’accessoires ayant utilisé son célèbre losange (06-87505 - Crim. 22 mai 2007). La Chambre Criminelle a relevé que le prévenu avait fait valoir qu’il n’y avait pas de risque de confusion en l’espèce et que le constructeur automobile n’avait pas contesté ce fait. Elle en a conclu que la Cour d’appel n’avait pas justifié sa décision en ne recherchant pas si la référence était nécessaire. Elle admet implicitement que l’usage du logo peut-être licite à titre de référence.

Cependant, le tribunal de grande instance de Paris s'est orienté dans un sens contraire. Dans une affaire, notre cabinet a eu à défendre plusieurs internautes qui avaient vendu des lettres-type de résiliation d'abonnement à l'opérateur téléphonique SFR. Bien que légale, cette activité a été sanctionnée par le tribunal qui a considéré que l'usage de la marque verbale SFR était licite mais pas l'usage du logo. C'est donc la vision minimaliste qui a été privilégiée.

Cette décision sert donc l’intérêt général et permet de s’opposer plus efficacement aux dérives des monopoles, fussent-ils titulaires de marques.

Redouane Mahrach
Avocat en droit du sport - www.avocat-sport.fr
Avocat enregistré auprès de la Fédération anglaise de football
Registered Lawyer - The Football Association